Thương mại hoá tài sản sở hữu trí tuệ (“SHTT”) là phương thức mà doanh nghiệp có thể dễ dàng tận dụng mà không phải bỏ ra quá nhiều chi phí để phát triển kinh doanh và trở thành doanh nghiệp lớn mạnh, có tiếng hơn trên thị trường. Trong quá trình doanh nghiệp phát triển tên tuổi, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của mình, tài sản trí tuệ là loại tài sản luôn gắn liền và thiết yếu của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc khai thác tài sản sở hữu trí tuệ như một nguồn doanh thu là một chiến lược không hề xa vời với các doanh nghiệp. Việc thương mại hóa tài sản SHTT có thể giúp khai thác tiềm năng tài sản sở hữu trí tuệ hiệu quả, tiết kiệm chi phí và còn giúp tăng trưởng doanh nghiệp nhanh chóng. Trong nội dung bài viết, tác giả sẽ tập trung phân tích về Chuyển nhượng quyền sử dụng sở hữu công nghiệp và nhượng quyền thương mại.
1. Chuyển quyền sử dụng SHCN
1.1. Quyền sở hữu công nghiệp là gì?
Quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
1.2. Quyền của chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm
– Sử dụng, cho phép người khác sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.
– Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
– Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp (Điều 4.4 Luật SHTT).
Chuyển quyền sử dụng SHCN, hay còn được gọi chung là li-xăng sở hữu công nghiệp, là phương thức thương mại hoá tài sản SHTT phổ biến nhất trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Quy định chi tiết về chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có thể tìm thấy tại Mục 2 Chương X Điều 141-144 Luật SHTT 2005 (sửa đổi và bổ sung năm 2009 và 2019) (“Luật SHTT”). Theo đó, chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN được định nghĩa là “việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình ” và được thực hiện dưới dạng hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN (hay “hợp đồng li-xăng”). Đối tượng SHCN ở đây có thể là nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, sáng chế… Tuỳ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp cho phép bên được chuyển quyền quyền sử dụng một hoặc nhiều đối tượng sở hữu trí tuệ với một phạm vi sử dụng và giá chuyển quyền sử dụng nhất định. Cần chú ý rằng loại trừ nhãn hiệu và các đối tượng SHCN không phải đăng ký (ví dụ như bí mật kinh doanh), mọi hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN khác (ví dụ như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…) đều phải đăng ký với Cục SHTT để hợp đồng li-xăng có hiệu lực.
Việc chuyển quyền sử dụng SHCN thường tồn tại dưới hai hình thức chính, cụ thể (i) hợp đồng li-xăng độc quyền (exclusive license) và (ii) hợp đồng li-xăng không độc quyền (non-exclusive license). Điều 143 Luật SHTT quy định rằng:
Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;
Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác.
Đúng như tên gọi, li-xăng độc quyền trao quyền sử dụng hay chính là quyền khai thác, đối tượng SHCN cho duy nhất bên được chuyển quyền. Không một tổ chức cá nhân nào, thậm chí bao gồm cả chủ sở hữu đối tượng SHCN (nếu không được phép của bên được chuyển quyền), được phép sử dụng và khai thác tài sản SHTT trong phạm vi thời gian hợp đồng li-xăng độc quyền. Mặt khác, bên được chuyển không được cho phép bên thứ ba sử dụng đối tượng SHCN trừ khi bên được chuyển quyền có thoả thuận hợp đồng li-xăng thứ cấp với bên thứ ba dưới sự cho phép của bên chuyển quyền (Điều 142-143 Luật SHTT). Đối với li-xăng không độc quyền, bên được chuyển quyền cũng không được chuyển quyền sử dụng cho bên thứ ba trừ khi có thoả thuận li-xăng thứ cấp dưới sự cho phép của bên chuyển quyền. Nhưng khác với li-xăng độc quyền, bên chuyển quyền hiển nhiên giữ quyền sử dụng và khai thác đối tượng SHCN của mình, bên cạnh khả năng ký kết các hợp đồng li-xăng không độc quyền với các bên thứ ba mà không có hạn chế nào.
Mặc dù Luật SHTT không cung cấp quy định nào khác về li-xăng độc quyền và li- xăng không độc quyền, dựa vào tính chất khác biệt giữa hai loại hình li-xăng, hợp đồng li-xăng độc quyền rõ ràng sẽ bao hàm nhiều quyền hạn hơn cho bên được chuyển quyền so với hợp đồng li-xăng không độc quyền. Ví dụ, bên được chuyển quyền cần có khả năng bảo vệ quyền sử dụng đối tượng SHCN độc quyền của mình, khi bên chuyển quyền vi phạm nghĩa vụ của mình bằng cách chuyển quyền sử dụng cho bên thứ ba. Mặt khác, do tính chất độc quyền sử dụng SHCN, bên chuyển quyền sẽ muốn đảm bảo bên được chuyển quyền đạt được các mốc phát triển, thương mại và lợi nhuận nhất định làm điều kiện để hợp đồng li-xăng độc quyền có thể tiếp tục.
2. Nhượng quyền thương mại
Theo quy định tại Điều 284 Luật thương mại 2005 quy định Về nhượng quyền thương mại:
“Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:
1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.”
Như vậy, pháp luật Việt nam đã khẳng định nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại do các thượng nhân thực hiện nhằm mục tiêu lợi nhuận. Ngoài ra, với khái niệm này, pháp luật Việt Nam đã chỉ ra sự ràng buộc mang tính đặc thù giữa các bên trong quan hệ nhượng quyền, như nghĩa vụ chuyển giao phương thức kinh doanh cùng với các yếu tố liên quan đến sở hữu trí tuệ của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền và nghĩa vụ chịu sự kiểm soát của bên nhận quyền trước bên nhượng quyền trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh.
Có thể nói, nhượng quyền thương mại, với những đặc điểm của mình đã khẳng định được tính chất độc lập khi được đặt cạnh những hoạt động thương mại khác. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, với ít nhất hai đặc điểm tưởng như mâu thuẫn: tính độc lập và tính đồng bộ, nhượng quyền thương mại chính là một hoạt động thương mại có rất nhiều khía cạnh pháp lý đáng phải nghiên cứu và làm sáng tỏ.
Hoạt động nhượng quyền thương mại với những phát triển của nó, có những tác động không nhỏ tới sự phát triển của nền kinh tế thị trường của Việt Nam, trong đó phải kể đến tác động của hoạt động này với các bên trực tiếp tham gia quan hệ cũng như vai trò của nhương quyền thương mại trong nền kinh tế xã hội với những đặc điểm khác đặc thù của Việt Nam.
Một khái niệm khác về nhượng quyền thương mại đã được đưa ra bởi Hiệp hội Nhượng quyền thương mại Quốc tế (The Intemational Franchise Association), theo đó, nhượng quyền thương mại là mối quan hệ theo hợp đồng, giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, trong đó, bên chuyển nhượng đề xuất hoặc phải duy trì sự quan tâm liên tục tới doanh nghiệp của bên nhận trên các khía cạnh như: bí quyết kinh doanh, đào tạo nhân viên; bên nhận chuyển nhượng hoạt động dưới nhãn hiệu hàng hoá, phương thức, phương pháp kinh doanh do bên chuyển nhượng sở hữu hoặc kiểm soát và bên nhận chuyển nhượng đang hoặc sẽ đầu tư đáng kể vốn vào doanh nghiệp bằng các nguồn lực của minh.
Là mô hình thương mại có bề dày lịch sử hơn vài trăm năm và lan rộng trên thị trường quốc tế bắt đầu từ rất lâu, nhượng quyền thương mại (“NQTM”) là “hình thức nhân rộng thương hiệu, nhân rộng mô hình kinh doanh và cho phép người sử dụng đặc quyền này bắt đầu kinh doanh dưới những thương hiệu hoặc phương thức kinh doanh đã có sẵn.”
Trên thực tế, phương thức kinh doanh NQTM xuất hiện tại Việt Nam từ trước năm 1975 thông qua sự nhượng quyền của các công ty xăng dầu như Mobil, Exxon, và Shell cho các trạm xăng dầu. Bắt đầu từ những năm 1990 tới nay, NQTM thực sự đã khởi sắc tại Việt Nam, với hơn 200 doanh nghiệp nước ngoài đã thực hiện nhượng quyền, trong đó bao gồm nhiều thương hiệu “ông lớn” nổi tiếng và chưa kể tới những thương hiệu nội địa.
Tuy nhiên, NQTM vẫn thường xuyên bị nhầm lẫn với việc li-xăng SHCN cho dù thực chất, NQTM về cốt lõi là một loại hình thương mại sao nhân mô hình kinh doanh giúp doanh nghiệp tăng trưởng và nhân rộng một cách nhanh chóng. Hiệp hội NQTM Quốc tế định nghĩa NQTM như sau:
Hoạt động NQTM là mối quan hệ hợp đồng giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền, trong đó bên nhượng quyền đề nghị hoặc có nhiệm vụ theo sát hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền trong các khía cạnh như bí quyết hoạt động và đào tạo, và bên nhận quyền triển khai hoạt động kinh doanh dưới cùng một nhãn hiệu, cấu trúc hay quy trình sở hữu hoặc kiểm soát bởi bên nhượng quyền, và bên nhận quyền phải tự gây vốn đầu tư ban đầu lớn đối với doanh nghiệp nhận quyền của mình.
Như đã phân tích ở trên, tại Việt Nam, quy định về NQTM được điều chỉnh tại Luật Thương mại năm 2005 (“Luật TM”) và một số văn bản hướng dẫn khác (ví dụ như Nghị định số 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại), nhượng quyền thương mại được định nghĩa là “hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Vì NQTM cho phép bên nhận quyền sử dụng quyền thương mại đối với mô hình kinh doanh và nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh… của bên nhượng quyền, hoạt động NQTM rõ ràng bao gồm việc chuyển quyền sử dụng một gói các tài sản SHTT của bên nhượng quyền, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật thương mại v.v.
Có thể coi NQTM là một loại hình li-xăng “đặc biệt”, trong khi ngược lại, không phải hoạt động li-xăng nào cũng có thể được coi là NQTM. Do đó, phân biệt rõ ràng cách thương mại hoá tài sản SHTT giữa li-xăng và NQTM vô cùng quan trọng với doanh nghiệp để xác định chính xác quyền hạn và nghĩa vụ của mình, đồng thời có thể phát huy sử dụng tiềm năng tài sản SHTT một cách hợp lý theo đúng hình thức hợp đồng.
