Để khuyến khích các bên xác lập giao dịch bảo đảm bằng tài sản trí tuệ, bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện hai trụ cột pháp luật về giao dịch bảo đảm và pháp luật SHTT, cần xây dựng một số quy định cụ thể về giao dịch bảo đảm bằng tài sản trí tuệ, như: phạm vi tài sản trí tuệ được dùng để bảo đảm, hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với bên thứ ba, thứ tự ưu tiên giữa các chủ thể cùng có quyền, lợi ích trên tài sản trí tuệ được dùng để bảo đảm, hiệu lực của các điều khoản hợp đồng li xăng quyền SHTT có khả năng hạn chế xác lập giao dịch bảo đảm.
1. Tài sản trí tuệ được dùng làm tài sản bảo đảm
Như trên đã đề cập, mô hình pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại cho phép các bên khai thác tối đa giá trị của mọi loại tài sản để đưa vào giao dịch, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, để khiến các chủ thể an tâm giao dịch, nhất là ở các quốc gia đã tồn tại trong một thời gian dài tư duy bao cấp, thói quen chờ sự cho phép của Nhà nước như ở Việt Nam, pháp luật cần khẳng định rõ quyền SHTT có thể được dùng làm tài sản bảo đảm. Quy định này cũng sẽ giúp bên tài trợ vốn cũng như bên có nhu cầu tiếp cận vốn đều nhận thức rõ rằng bên cạnh các loại tài sản bảo đảm truyền thống, họ còn có thể khai thác một nguồn tài sản bảo đảm mới quan trọng khác là tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, để hướng dẫn cụ thể hơn cho các chủ thể giao dịch đối với loại tài sản bảo đảm mới này, pháp luật không chỉ dừng lại ở quy định chung về việc tài sản trí tuệ có thể được dùng làm tài sản bảo đảm, mà cần diễn giải, đưa ví dụ cụ thể hơn (nhưng không giới hạn) những loại tài sản trí tuệ nào có thể đưa vào giao dịch bảo đảm.
Ở một số quốc gia (chẳng hạn như Trung Quốc), bên cho vay thường chỉ nhận bảo đảm bằng những tài sản trí tuệ đã được đăng ký để hạn chế rủi ro.[1] Tuy nhiên, kinh nghiệm Hoa Kỳ cho thấy phạm vi tài sản trí tuệ có thể sử dụng làm tài sản bảo đảm càng rộng thì các bên càng có khả năng khai thác giá trị của loại tài sản này. Việc giới hạn ở các loại đối tượng quyền SHTT đã được cấp văn bằng bảo hộ có thể khiến cho khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp sáng tạo bị thu hẹp, hơn nữa có rất nhiều loại tài sản trí tuệ chưa được đăng ký xác lập quyền hoặc không thuộc diện đăng ký nhưng vẫn có giá trị rất lớn như sáng chế chưa được cấp bằng độc quyền, nhãn hiệu chưa được đăng ký, bí mật kinh doanh, dữ liệu…
Mô hình pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại cho phép bao quát được toàn bộ các loại tài sản trí tuệ, kể cả đã đăng ký hay chưa đăng ký, được bảo hộ quyền SHTT hay không thuộc phạm vi bảo hộ quyền SHTT (nhưng vẫn có giá trị kinh tế lớn như dữ liệu, tên miền.). Mô hình này đưa ra các quy định rất thông thoáng về phạm vi tài sản bảo đảm (bao gồm cả tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai), về mô tả chung tài sản bảo đảm, về tài sản phái sinh từ tài sản bảo đảm (proceeds).[2] Nhờ đó, các bên trong hợp đồng bảo đảm có thể mô tả tài sản bảo đảm ở mức rộng tối đa, để không bỏ lọt bất cứ tài sản nào, ngoài các tài sản trí tuệ dễ dàng nhận biết như bằng độc quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký, nhãn hiệu đã đăng ký, còn rất nhiều loại tài sản khác có thể được dùng làm tài sản bảo đảm như công nghệ đang phát triển, các đơn đăng ký xác lập quyền SHTT đang chờ xử lý, các loại quyền SHTT được xác lập theo cơ chế tự động không cần đăng ký, phần mềm, tên miền, cơ sở dữ liệu, các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT (hợp đồng li xăng) mà bên bảo đảm ký kết với bên thứ ba[3] [4], quyền nhận số tiền bồi thường từ các vụ kiện xâm phạm quyền SHTT của bên bảo đảm.11 Như vậy, các tài sản trí tuệ được dùng làm tài sản bảo đảm rất đa dạng, phong phú, bao gồm cả tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai, tài sản bảo đảm gốc và tài sản phái sinh từ tài sản bảo đảm gốc (proceeds). Tài sản trí tuệ được dùng để bảo đảm có thể được mô tả cụ thể (với danh mục liệt kê trong phụ lục hợp đồng bảo đảm tính đến một thời điểm cụ thể) kết hợp với mô tả chung để dự liệu những biến động về tài sản bảo đảm sẽ phát sinh trong tương lai mà các bên không phải ký lại hợp đồng bảo đảm.
2. Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với bên thứ ba
Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình, nên phương thức phù hợp nhất để xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba là đăng ký biện pháp bảo đảm (đăng ký quyền lợi bảo đảm) để công khai hóa thông tin về biện pháp bảo đảm đó cho tất cả các bên thứ ba và xác lập quyền ưu tiên của bên nhận bảo đảm. Đối với giao dịch bảo đảm bằng động sản thông thường, đăng ký tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm là phương thức phổ biến, đơn giản và hiệu quả nhất để xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba.
Tuy nhiên, pháp luật một số nước như Trung Quốc quy định bên nhận bảo đảm bằng quyền SHTT (đối với sáng chế, nhãn hiệu, quyền tác giả) đăng ký tại cơ quan SHTT tương ứng chứ không phải tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.[5] Mô hình này hiện rất thành công trên thực tế ở Trung Quốc, tuy nhiên, nó có cả mặt tích cực và hạn chế. Ưu điểm của việc đăng ký tại cơ quan SHTT là Nhà nước có thể kiểm soát, thống kê được số lượng giao dịch bảo đảm bằng tài sản trí tuệ để có chính sách quản lý phù hợp và thúc đẩy các giao dịch này. Hơn nữa, cơ quan SHTT đã có sẵn cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền sở hữu, đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền SHTT, nên có thể bổ sung thêm dữ liệu về giao dịch bảo đảm bằng quyền SHTT, tạo nên một cơ sở dữ liệu tập trung về tình trạng pháp lý của tài sản trí tuệ để các bên liên quan có thể dễ dàng tra cứu. Tuy nhiên, hạn chế của cơ chế đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền SHTT tại cơ quan SHTT là bên nhận bảo đảm sẽ phải đăng ký ở nhiều cơ quan khác nhau để xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba, bởi các đối tượng SHTT khác nhau được quản lý bởi các cơ quan khác nhau, và đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan SHTT chỉ có thể thực hiện được đối với các loại quyền SHTT có tồn tại cơ chế đăng ký như quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp…, còn đối với các loại đối tượng quyền SHTT khác, rộng hơn là các loại tài sản trí tuệ khác, bên nhận bảo đảm vẫn phải đăng ký tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm. Điều đó sẽ tạo nên sự phân tán trong cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm, khiến cho bên nhận bảo đảm khi muốn kiểm tra thông tin về tài sản của bên bảo đảm thì phải tra cứu nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, làm tăng chi phí giao dịch. Do đó, mô hình tối ưu vẫn nên là đăng ký tập trung tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, và có thể vẫn duy trì cơ chế đăng ký tự nguyện tại cơ quan SHTT, nhưng đây không nên là cơ chế bắt buộc để xác lập hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm với bên thứ ba, nhằm tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan và để giảm chi phí giao dịch cho các bên.[6]
3. Thứ tự ưu tiên và xử lý tài sản bảo đảm
Thứ tự ưu tiên trong giao dịch bảo đảm bằng tài sản trí tuệ vẫn tuân theo các quy tắc chung về xác định thứ tự ưu tiên như đối với giao dịch bảo đảm thông thường, ví dụ: nguyên tắc ưu tiên bên đăng ký trước (first to ílle). Tuy nhiên, một điểm đặc thù trong giao dịch bảo đảm bằng tài sản trí tuệ mà pháp luật cần giải quyết là đảm bảo quyền lợi của bên nhận chuyển giao quyền sử dụng tài sản trí tuệ (licensee) trong trường hợp bên cấp phép (chủ thể quyền SHTT) đã dùng quyền SHTT của mình để bảo đảm vay vốn, và sau đó chủ nợ có bảo đảm của bên cấp phép xử lý tài sản bảo đảm là quyền SHTT. Liệu bên được cấp phép có thể tiếp tục sử dụng đối tượng SHTT theo hợp đồng li xăng hay không, hay bị đột ngột chấm dứt quyền này khi quyền SHTT bị xử lý? Ví dụ, A là chủ sở hữu một bằng sáng chế có giá trị lớn, A ký hợp đồng li xăng, chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đó cho B và thu phí sử dụng sáng chế từ B. Sau đó, A có nhu cầu tiếp cận vốn và đã dùng quyền SHTT đối với sáng chế làm tài sản bảo đảm để vay vốn từ C. A không trả được nợ cho C, dẫn đến việc C xử lý quyền SHTT của A để thu hồi nợ, trong trường hợp đó, B vẫn phải được tiếp tục sử dụng sáng chế, quyền của B phát sinh từ hợp đồng li xăng không bị chấm dứt.
Tình huống trên cũng tương tự như tình huống bên thuê, bên mượn tài sản thế chấp có nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng thuê, mượn giữa chừng khi bên nhận thế chấp xử lý tài sản, và rõ ràng gây ảnh hưởng bất lợi rất lớn đến hoạt động kinh doanh hay đời sống của bên thuê, bên mượn. Do vậy, đạo luật về giao dịch bảo đảm của Hoa Kỳ (Quyển 9 Bộ luật thương mại thống nhất – UCC, bản sửa đổi năm 2001) đã bổ sung quy tắc pháp lý đặc thù về thứ tự ưu tiên trong trường hợp xung đột quyền lợi giữa bên nhận bảo đảm và bên được cấp phép sử dụng quyền SHTT. Điều 9-321 UCC quy định bên được cấp phép không độc quyền (non-exclusive licensee) trong điều kiện thương mại bình thường (in the ordinary course oí business) sẽ không chịu sự ràng buộc bởi quyền lợi bảo đảm trên tài sản trí tuệ mà mình được cấp phép sử dụng, kể cả khi biện pháp bảo đảm đã phát sinh hiệu lực đối kháng với bên thứ ba. UNCITRAL cũng đưa ra khuyến nghị tương tự cho các quốc gia khi xây dựng quy định đặc thù về thứ tự ưu tiên trong giao dịch bảo đảm bằng tài sản trí tuệ.[7] Mục tiêu của quy định này là nhằm bảo vệ bên được cấp phép, bên này có kỳ vọng hợp lý rằng khi đã ký kết hợp đồng li xăng, họ phải có quyền sử dụng đối tượng SHTT một cách ổn định, bình thường, mà không bị đột ngột chấm dứt bởi các chủ nợ có bảo đảm của bên cấp phép. Với sự bảo đảm như vậy, các bên có thể an tâm xác lập và thực hiện các hợp đồng li xăng để khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ một cách hiệu quả.
4. Hiệu lực của các điều khoản hạn chế chuyển nhượng trong hợp đồng li xăng đối với việc xác lập giao dịch bảo đảm
Các hợp đồng li xăng quyền SHTT thường có các điều khoản hạn chế chuyển nhượng hợp đồng (anti-assignment clause) bởi vì bên cấp phép thường muốn kiểm soát việc ai sẽ sử dụng quyền SHTT của mình, liệu đó có phải là đối thủ cạnh tranh với mình hay không, còn về phía bên được cấp phép cũng muốn chắc chắn rằng bên cấp phép phải là bên có khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng li xăng đã cam kết.[8] Điều khoản này vô hình trung lại có thể cản trở việc một trong các bên tiếp cận tín dụng bằng cách sử dụng các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng li xăng làm tài sản bảo đảm. Do đó, Quyển 9 UCC bổ sung hai điều khoản đặc thù để giải quyết vấn đề này. Điều 9-406(d) quy định “mọi điều khoản hạn chế trong hợp đồng li xăng quyền SHTT cản trở việc xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm đối với tài sản là quyền được thanh toán của bên cấp phép đều không có hiệu lực”, ví dụ, (1) điều khoản cấm, hạn chế, hoặc bắt buộc phải có sự đồng ý của bên được cấp phép đối với việc xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm của bên cấp phép, hoặc (2) điều khoản quy định rằng việc xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm nói trên sẽ được coi như một vi phạm hợp đồng của bên cấp phép. Ngược lại, đối với bên được cấp phép, Quyển 9 UCC có quy định tương tự ở Điều 9-408(a) và (c), tức là “mọi điều khoản hạn chế trong hợp đồng li xăng cản trở việc xác lập, thực hiện biện pháp bảo đảm đối với tài sản là quyền sử dụng đối tượng SHTT của bên được cấp phép đều không có hiệu lực”. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của bên cấp phép (bên nắm giữ quyền SHTT), mặc dù Điều 408(a) và (c) cho phép xác lập quyền lợi bảo đảm trên quyền sử dụng đối tượng SHTT của bên được cấp phép, kể cả khi trong hợp đồng li xăng có những điều khoản hạn chế việc này,[9] Điều 408(d) quy định rằng pháp luật giao dịch bảo đảm không được cản trở việc bên cấp phép kiểm soát người nào có quyền sử dụng tài sản trí tuệ của mình, do đó, bên nhận bảo đảm không được xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng của bên được cấp phép nếu luật khác có quy định cấm, và bên nhận bảo đảm cũng không được phép sử dụng, chuyển nhượng, nắm giữ, tiếp cận bí mật kinh doanh hay thông tin bí mật của bên cấp phép.
Về vấn đề này, UNCITRAL có cách tiếp cận khác so với Quyển 9 UCC, theo đó, pháp luật giao dịch bảo đảm không nên vô hiệu hóa các hạn chế đã được thỏa thuận trong hợp đồng li xăng, ví dụ, các bên không được phép xác lập biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đối tượng SHTT của bên được cấp phép mà không có sự đồng ý của bên cấp phép, nếu hợp đồng li xăng có điều khoản cấm chuyển nhượng hợp đồng.[10]
[1] Điều 440, 444 Bộ luật Dân sự Trung Quốc năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021),
[2] UNCITRAL Supplement, đoạn 113.
[3] Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng li xăng có thể là quyền sử dụng đối tượng SHTT của bên được cấp phép – licensee, hoặc quyền yêu cầu thanh toán phí sử dụng (royalty) của bên cấp phép – licensor.
[4] UNCITRAL Supplement, đoạn 93-94.
[5] Patent and Trademark Pledge Financing in China Gains the Largest Increase in the 13th Five-Year Plan Period,
[6] UNCITRAL Supplement, đoạn 133.
[7] UNCITRAL Supplement, đoạn 195-196.
[8] Weise, Steven O. “The Financing of Intellectual Property Under Revised UCC Article 9.” Chicago-Kent Law Review 74 (1998): 1077.
[9] Weise, Tlđd, tr. 1093-94.
[10] UNCITRAL Supplement, đoạn 52, 90.
