Hợp đồng có đối tượng là quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở thành một loại giao dịch phổ biến trong đời sống cũng như trong kinh doanh. Do tính đặc thù cũng như tính phức tạp của loại hợp đồng này nên việc áp dụng quy định của pháp luật trên thực tế gặp không ít khó khăn. Bài viết bình luận một số vướng mắc, bất cập trong các quy định liên quan đến hợp đồng có đối tượng là quyền sở hữu trí tuệ và đề xuất những kiến nghị hoàn thiện.
1. Hợp đồng chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan
1.1 Về xác định chủ thể trong hợp đồng chuyển giao quyền tác giả
1.1.1 Xác định đồng tác giả trong trường hợp tác phẩm là sản phẩm sáng tạo của nhiều người
Pháp luật QTG của các quốc gia thường có sự phân biệt tác phẩm đồng tác giả (Joint Work) với tác phẩm kết hợp (Compound Work) hay tác phẩm tập thể (Collective Work). Đặc trưng của tác phẩm kết hợp hay tập thể là sự kết hợp những tác phẩm độc lập để tạo nên một tác phẩm chung nhằm phục vụ cho một mục đích sử dụng chung. Ví dụ một tập san báo chí là tác phẩm tập thể bao gồm nhiều bài viết.
Khác với tập thể tác giả, theo pháp luật các quốc gia, đồng tác giả (joint authors) phải đáp ứng được hai tiêu chí: Thứ nhất: Các tác giả (hai hoặc nhiều người) phải cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Tiêu chí này đòi hỏi: Những người đó trước hết đều phải là tác giả – là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm và Các tác giả phải “có chủ ý” tạo ra tác phẩm chung, phải thống nhất về mục đích sáng tạo, thậm chí là phải có sự bàn bạc, trao đổi trong quá trình sáng tạo tác phẩm. Thứ hai: Sự đóng góp của họ tạo nên một tác phẩm chung thống nhất, không thể tách rời.
Trong pháp luật Việt Nam, định nghĩa “đồng tác giả” được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP: “Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học ”. Định nghĩa này chỉ đưa ra một tiêu chí duy nhất để xác định đồng tác giả là “cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm” mà chưa chỉ ra tiêu chí để phân biệt rõ “đồng tác giả” với “tập thể tác giả” (đối với tác phẩm kết hợp hay tác phẩm tập thể) cũng như chưa quy định QTG đối với tác phẩm đồng tác giả được thực hiện như thế nào. Trong pháp luật Việt Nam, định nghĩa “đồng tác giả” được quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP: “Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học ”.
1.1.2 Giả định quyền tác giả, quyền liên quan
Giả định về QTG được hiểu là sự suy đoán theo luật định (luật QTG), theo đó “người” đáp ứng được các điều kiện hình thức mà pháp luật quy định sẽ được suy đoán là tác giả, chủ sở hữu QTG, trừ khi có chứng cứ chứng minh ngược lại.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ QTG trên thực tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về tính tương thích với Điều 18.72.CPTPP và 12.54. EVFTA- là những Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã phê chuẩn trong thời gian gần đây, Dự thảo Luật SHTT đã bổ sung Điều 198a về “Giả định về QTG, QLQ”. Tuy nhiên, Điều 198a Dự thảo chỉ giới hạn “giả định về QTG” trong thủ tục dân sự, hành chính, hình sự về QTG khiến cho việc áp dụng quy định này bị hạn chế.
1.2 Về đối tượng và hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan
Thứ nhất, đối với hợp đồng mua bán tài sản thông thường, bên bán sẽ phải chuyển giao tài sản cho bên mua theo đúng thoả thuận (đây là nghĩa vụ cơ bản của bên bán) và bên mua được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản kể từ thời điểm nhận (trừ trường hợp tài sản có đăng ký sở hữu hoặc các bên có thoả thuận khác). Vậy đối với hợp đồng chuyển giao QTG, QLQ, bên bán sẽ phải chuyển giao cái gì?
Khoản 1 Điều 450 BLDS 2015 quy định: “Trường hợp mua bán quyền tài sản thì bên bán phải chuyển giấy tờ và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho bên mua ”. Chuyển nhượng QTG, QLQ là trường hợp mua bán quyền tài sản, do đó, bên bán phải chuyển giao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu QTG, QLQ của mình. Tuy nhiên, theo quy định của Luật SHTT, việc “nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng kỷ QTG, QLQ không phải là thủ tục bắt buộc để hưởng QTG, QLQ” mà QTG, QLQ hoàn toàn có thể phát sinh tự động không phụ thuộc vào việc đăng ký, nên khó có thể xác định bên bán phải chuyển giao giấy tờ gì cho bên mua.
Với những trường hợp QTG, QLQ không đăng ký tại Cục Bản QTG thì Bên nhận chuyển giao chỉ có thể đặt niềm tin vào cam kết về QTG,QLQ của bên bán bởi không có bất cứ văn bản xác nhận QTG, QLQ nào khác. Điều này khiến cho hợp đồng chuyển giao QTG, QLQ thiếu đi tính an toàn về mặt pháp lý cho bên mua và đặt bên mua vào thế yếu khi có tranh chấp với bên thứ ba.
Thứ hai, mặc dù quyền sở hữu QTG và quyền sở hữu bản vật thể hoá tác phẩm như (cuốn sách, băng đĩa, bản vẽ thiết kế…) là hai loại quyền khác nhau và tồn tại tương đối độc lập. Tuy nhiên, thông thường, bên nhận chuyển giao QTG chỉ có thể khai thác, sử dụng QTG khi có được bản vật thể hoá tác phẩm. Do đó, khi giao kết hợp đồng, tuỳ thuộc vào tính chất, loại hình tác phẩm, các bên có thể thoả thuận về nghĩa vụ phải chuyển giao bản vật thể hoá tác phẩm như (cuốn sách, băng đĩa, bản vẽ thiết kế.) từ bên bán sang bên mua.
1.3 Mối liên quan giữa chuyển giao quyền tài sản và quyền nhân thân của tác giả
Thứ nhất, khi QTG được chuyển nhượng cho người khác, bên được chuyển nhượng trở thành chủ sở hữu QTG. Việc pháp luật quy định tác giả “không được chuyển nhượng quyền nhân thân” sẽ cản trở chủ sở hữu mới (bên nhận chuyển giao QTG) trong việc khai thác quyền lợi hợp pháp của mình vì bất cứ lúc nào, tác giả có thể kiện chủ sở hữu QTG với lý do việc khai thác hay làm tác phẩm phái sinh là xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm của họ.
Thứ hai, quy định tại khoản 2 Điều 45 và khoản 2 Điều 47 không cho phép tác giả chuyển giao quyền nhân thân như quyền đặt tên, quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm là không phù hợp và can thiệp quá sâu vào quyền tự do định đoạt của các bên trong hợp đồng. Quy định của pháp luật SHTT hiện nay cho phép tác giả can thiệp vào việc sử dụng, khai thác tác phẩm của chủ sở hữu sẽ làm tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của họ, làm ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư và thương mại hoá các kết quả sáng tạo.
2. Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
2.1 Về chủ thể của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
Hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN bao gồm hai bên chủ thể: Bên chuyển nhượng: Là chủ sở hữu đối tượng SHCN và Bên được chuyển nhượng: Là tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu được sử dụng, khai thác đối tượng SHCN. Khoản 3 Điều 141 BLDS 2015 quy định: “Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân, pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là đại diện cho người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN mà Bên chuyển nhượng và Bên được chuyển nhượng là cùng một người.
Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, Cục SHTT vẫn chấp nhận một số trường hợp một cá nhân đứng tên đại diện cho cả hai bên ký hợp đồng trong một số tình huống sau đây: chủ văn bằng bảo hộ là Doanh nghiệp tư nhân chuyển nhượng văn bằng bảo hộ cho chính cá nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (và ngược lại);
Chủ văn bằng bảo hộ là Công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng văn bằng bảo hộ cho chính cá nhân là chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên (và ngược lại); Trường hợp cơ sở, Hộ kinh doanh chuyển nhượng văn bằng bảo hộ cho chính cá nhân là đại diện cho cơ sở, hộ kinh doanh thì phải có thêm văn bản của các thành viên trong cơ sở, hộ kinh doanh đồng ý cho người đại diện đứng ra ký kết hợp đồng chuyển nhượng.
2.2 Về nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
Thứ nhất, điều khoản về tên, địa chỉ của bên chuyển giao quyền và bên nhận quyền
Bất cứ hợp đồng nào cũng phải có thông tin về các bên trong hợp đồng, nếu không, hợp đồng chưa hình thành. Thông tin về các bên trong hợp đồng không được xem là một nội dung của hợp đồng dân sự. Do đó, việc Luật SHTT yêu cầu nội dung hợp đồng phải có tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển giao quyền và bên nhận quyền là không thực sự cần thiết và không phù hợp với quy định về hợp đồng dân sự nói chung.
Thứ hai, điều khoản về “căn cứ chuyển nhượng”, “căn cứ chuyển giao quyền sử dụng”
Đối với quyền SHCN được xác lập trên cơ sở đăng ký, căn cứ chuyển nhượng hay căn cứ chuyển giao quyền sử dụng chính là văn bằng bảo hộ đang còn hiệu lực, trên đó có thông tin về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ. Thực tế, sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ có thể có sự thay đổi về tên, địa chỉ, dẫn đến khi ký hợp đồng chuyển giao quyền SHCN, tên và địa chỉ trong văn bằng bảo hộ không thống nhất với tên, địa chỉ của Bên chuyển giao tại thời điểm giao kết hợp đồng. Hệ quả là hợp đồng chuyển giao không thể đăng ký tại Cục SHTT vì sai về căn cứ chuyển nhượng hay chuyển giao.
Trường hợp này, chủ văn bằng phải thực hiện yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ trước, sau đó mới có thể đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền SHCN. Ngược lại, có tình huống sau khi chuyển nhượng quyền SHCN, Bên nhận chuyển nhượng lại thay đổi tên, địa chỉ so với thông tin trong hợp đồng đã giao kết và đã được đăng ký tại Cục SHTT.
Thứ ba, điều khoản về giá chuyển giao
Điều 140 Luật SHTT quy định “Giá chuyển nhượng”, Điều 144 Luật SHTT quy định “Giá chuyển giao quyền sử dụng” là điều khoản có tính chất bắt buộc khi soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền SHCN. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải trường hợp chuyển giao quyền SHCN nào các bên cũng thoả thuận về phí chuyển giao. Có những hợp đồng chuyển giao quyền SHCN mà giữa các bên có quan hệ về mặt tổ chức hoặc có quan hệ mật thiết trong kinh doanh, phụ thuộc lẫn nhau về vốn, quyền kiểm soát… thì bản chất của các mối quan hệ sẽ chi phối vấn đề giá chuyển giao.
Thậm chí, việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN có thể hoàn toàn miễn phí, hoặc các bên có những thoả thuận khác thay cho việc trả phí. Do Luật SHTT quy định “giá chuyển giao” như một điều khoản có tính bắt buộc trong hợp đồng nên nhiều trường hợp, các bên buộc phải đưa vào điều khoản “phí chuyển giao” một mức giá mang tính chất “tượng trưng”, không phản ánh đúng ý chí của các bên trong hợp đồng.
Thứ tư, điều khoản về “dạng hợp đồng” và “phạm vi chuyển giao”
Điều 144 Luật SHTT quy định hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN phải có nội dung “dạng hợp đồng” và “phạm vi chuyển giao”. Điều khoản “phạm vi chuyển giao” đã xác định rõ bản chất của hợp đồng là dạng hợp đồng độc quyền hay không độc quyền rồi nên điều khoản “dạng hợp đồng” là không cần thiết và bị trùng lặp.
2.3 Về điều kiện hạn chế chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
Nhãn hiệu và tên thương mại đều là các chỉ dẫn thương mại có chức năng phân biệt về nguồn gốc của hàng hoá dịch vụ, nên thành phần tên riêng trong tên thương mại thường trùng với nhãn hiệu chính của của chủ thể kinh doanh. Để loại trừ khả năng xung đột giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong việc xác lập quyền, Luật SHTT quy định: nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu “trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ ”; tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu “không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác.
Trên thực tế, các doanh nghiệp thường sử dụng nhãn hiệu trùng với tên thương mại của mình. Do đó, nếu doanh nghiệp chuyển nhượng, hay chuyển giao quyền sử dụng tên thương mại hoặc nhãn hiệu cho chủ thể khác có thể dẫn đến khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ. Để loại trừ trường hợp này, Luật SHTT đưa ra những quy định hạn chế chuyển giao quyền đối với nhãn hiệu và tên thương mại.
2.4 Về thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
Hiện nay, do pháp luật SHTT Việt Nam không quy định rõ ràng về khái niệm “bên thứ ba”, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. “Bên thứ ba” hiểu theo nghĩa hẹp, là bên có quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đối tượng SHCN được chuyển giao (như bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng thứ cấp).
Mặc dù Luật SHTT sửa đổi 2019 quy định hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không cần phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn băn khoăn về tính “an toàn” của hợp đồng khi không có cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hợp đồng. Do đó, không ít doanh nghiệp vẫn gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Cục SHTT và Cục SHTT vẫn tiếp nhận việc đăng ký này.
Thực trạng này dẫn đến hai luồng quan điểm trái ngược. Quan điểm thứ nhất cho rằng, Luật đã quy định hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không phải đăng ký để có hiệu lực, nên việc Cục SHTT tiếp nhận việc đăng ký hợp đồng này là “trái luật”, đi ngược lại “tính chất tự nguyện” của hợp đồng mà pháp luật dân sự đang hướng tới. Quan điểm thứ hai cho rằng, Luật SHTT quy định hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “không phải đăng ký” chứ không quy định “không được đăng ký”. Vì vậy, nếu các bên tự nguyện và mong muốn đăng ký hợp đồng tại Cục SHTT thì Cục SHTT có thể cung cấp dịch vụ này. Đây là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn nhưng chưa được giải thích thoả đáng trên thực tế.
3. Hợp đồng nhượng quyền thương mại
3.1 Về đối tượng SHTT trong NQTM
Quy định của pháp luật thương mại có một số điểm “vênh”, không thống nhất với pháp luật SHTT về NQTM ở các vấn đề sau:
Thứ nhất, một số thuật ngữ sử dụng trong pháp luật thương mại và pháp luật SHTT chưa thống nhất
Luật thương mại và Nghị định số 35/2006/NĐ-CP dùng thuật ngữ “nhãn hiệu hàng hoá”, trong khi đó, kể từ Luật SHTT 2005 đã dùng thuật ngữ “nhãn hiệu” thay cho thuật ngữ “nhãn hiệu hàng hoá” được sử dụng trong BLDS năm 1995. Mặc dù dưới góc độ thương mại, dịch vụ có thể hiểu là một loại “hàng hoá đặc biệt”, nhưng để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ với pháp luật SHTT, Điều 284 Luật Thương mại và Điều 3 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP nên thay thế thuật ngữ “nhãn hiệu hàng hoá” bằng thuật ngữ “nhãn hiệu”. Tương tự, pháp luật thương mại dùng thuật ngữ “bí quyết kinh doanh”, còn Luật SHTT bảo hộ đối tượng là “bí mật kinh doanh”.
Thứ hai, về quyền SHTT trong NQTM
Trong Điều 10 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP chỉ quy định về “Các đối tượng SHCN trong NQTM”, mà không có quy định nào về QTG, QLQ trong NQTM. QTG (bao gồm cả QLQ) trong NQTM rất đa dạng, có thể bao gồm: các bài hát, bản nhạc gắn liền với mô hình kinh doanh; tác phẩm mỹ thuật ứng dụng liên quan đến logo,….Khái niệm “quyền thương mại” trong khoản 6 Điều 3 Nghị định số 35/2016/NĐ- CP chỉ đề cập tới hai đối tượng SHCN là “nhãn hiệu hàng hoá” và “tên thương mại”, trong khi đó trên thực tế, các đối tượng SHCN khác như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp cũng có thể là đối tượng của quyền thương mại được chuyển giao.
Sáng chế liên quan đến NQTM có thể có thể bao gồm các công thức, phương pháp chế biến, bảo quản thực phẩm;…Kiểu dáng công nghiệp liên quan đến NQTM có thể bao gồm: thiết kế của sản phẩm (kiểu dáng các dụng cụ đựng và/hoặc trình bày thực phẩm, đồ uống;…Có thể nhận thấy việc liệt kê không đầy đủ các đối tượng SHTT trong NQTM (thiếu QTG, QLQ, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp) có thể xem là một khiếm khuyết của pháp luật thương mại.
Thứ ba, về tên thương mại trong NQTM
Theo khoản 1 Điều 142 Luật SHTT, “quyền sử dụng tên thương mại không được chuyển giao”. Tuy nhiên, cả Điều 284 Luật Thương mại và Điều 3 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP đều quy định “tên thương mại” là một trong những đối tượng SHTT được chuyển giao trong NQTM, dẫn đến có sự mâu thuẫn giữa pháp luật SHTT và pháp luật thương mại về chuyển quyền sử dụng tên thương mại.
3.2 Về điều khoản hạn chế quyền của bên nhận quyền
Một trong những đặc trưng quan trọng của NQTM là Bên nhượng quyền có thể đồng thời cho phép nhiều Bên nhận quyền khác nhau cùng sử dụng quyền kinh doanh của mình với điều kiện sản phẩm, dịch vụ mà Bên nhận quyền cung cấp cho người tiêu dùng phải thống nhất về chất lượng, cung cách phục vụ. Để bảo đảm được tính đồng nhất của hệ thống nhượng quyền, pháp luật thương mại cho phép Bên nhượng quyền được yêu cầu Bên nhận quyền phải thực hiện các nghĩa vụ nhất định như tuân thủ mô hình kinh doanh, áp dụng toàn bộ bí quyết kỹ thuật… và chịu sự kiểm soát của Bên nhượng quyền trong việc tuân thủ các nghĩa vụ đó.
